Antes do depósito do pedido de registro de marca, é fundamental a análise do objeto social da empresa requerente, a fim de se verificar, com base em suas atividades, quais as classes de produtos e serviços compatíveis. A ausência desse estudo, que só pode ser realizado por profissional especializado, conhecedor da Classificação de Produtos e Serviços instituída pelo próprio INPI, gera inevitáveis problemas, os quais podemos destacar:

     a)  Por total desconhecimento do assunto, o empresário poderá vir a depositar marcas em classes para as quais a sociedade não tem legitimidade. Em consequência, os pedidos de registro serão indeferidos, causando-lhe inevitavelmente, prejuízos financeiros, já que o indeferimento implica na perda das taxas federais pagas.

     b)   A empresa poderá deixar de requerer marcas em classes fundamentais à sua atividade, o que a torna desprotegida em seu segmento de mercado, abrindo-se a possibilidade para que terceiros registrem marcas colidentes para os mesmos tipos de produtos e/ou serviços.

Após o enquadramento das atividades da sociedade às classes de produtos e serviços, é imprescindível a realização de buscas junto ao Banco de Dados do INPI, a fim de se verificar a ocorrência de eventuais marcas que possam colidir com a marca pretendida pela requerente.

A simples verificação do “nome” não é providência eficaz para se obter um resultado satisfatório, que traga segurança ao depositante da marca. Uma boa pesquisa deverá caracterizar-se pelo exame acurado de prefixos, sufixos, radicais que compõem a marca de interesse da empresa, incluindo-se análise ortográfica e semântica do signo a ser depositado, estendendo-se também à realização de buscas em outros bancos de dados mais completos que o próprio INPI.

 Esse procedimento evita possíveis complicações futuras ao empresário, em razão da existência de anterioridades impeditivas ao registro da marca. Obviamente, uma análise dessa natureza não pode ser efetuada por pessoa desconhecedora da matéria, já que demanda tempo e muito estudo.

A marca, para que seja concedida, deverá ser submetida a um extenso e demorado trâmite processual, com duração aproximada de 4 anos, em virtude do qual o requerente deverá manifestar-se regularmente perante o INPI, segundo prazos determinados pela lei. Essas manifestações, que, na maioria dos casos, ocorrem por escrito, notadamente pela apresentação de requerimentos (petições), exigem conhecimento prévio não só de especificidades da Lei de Propriedade Industrial (a qual compõe-se de quase 250 artigos), como também dos atos normativos, pareceres e resoluções expedidos pelo INPI, de conteúdo puramente técnico.

Requerimentos que não se adequem ao padrão exigido pela legislação e estejam mal fundamentados, comprometerão sensivelmente o processo de registro de marca, culminando até mesmo no arquivamento do pedido de registro.

Paralelamente ao registro de sua marca no INPI, o empresário precisará dispor de um sistema que o permita estar ciente de toda e qualquer marca que venha a ser depositada posteriormente por terceiro, a fim de que se possa coibir a reprodução desautorizada. A utilização desse sistema, que podemos denominar de “watching system”, é totalmente inviável sem a existência de empresa que atue especificamente no registro de marcas.

Nesse sentido, a constituição de sociedades com nomes comerciais colidentes, bem como o registro de nomes de domínio conflitantes com as marcas do empresário também devem chegar rapidamente ao seu conhecimento, para que medidas protetivas sejam tomadas, evitando-se o desvio de clientela e a diluição de suas marcas.

Como se pode observar, o simples depósito do pedido de registro de marca, que, a princípio, pode ser realizado pelo próprio requerente sem a contratação de procurador, não é suficiente para que os direitos sob a marca sejam plenamente garantidos. Somente um profissional especializado na área de propriedade intelectual poderá fornecer os subsídios necessários à ampla proteção de uma marca, evitando-se, assim, que investimentos realizados pelo empresário sejam perdidos pela falta de assessoria jurídica adequada.